Hailey Biebers neue Hautpflegelinie mit Verletzungsklage begrüßt

Mitwirkende Autorin: Heather Antoine

Im April 2015 reichte Kylie Jenner eine Markenanmeldung für die Marke „KYLIE“ für „Werbedienste“ und „Bestätigungsdienste“ ein. Die Bewerbung sollte als Sprungbrett vor Jenners Einführung ihrer Kosmetiklinie dienen. Kylie Minogue widersetzte sich jedoch bekanntermaßen Jenners Markenanmeldung und berief sich auf ihr Eigentum und ihre Nutzung von Kylie.com, das seit August 1996 (ein Jahr vor Jenners Geburt) Kleidung, Parfums und andere Produkte verkaufte, die unter ihrem Namen vermarktet wurden. Der Widerspruch wurde schließlich zurückgezogen, und obwohl er nicht öffentlich war, kann ich nur davon ausgehen, dass eine Einigung erzielt wurde, die zu den 194 Markenanmeldungen und -registrierungen führte, die derzeit Jenners Firma Kylie Jenner, Inc. gehören. Lektion gelernt, richtig? Falsch.

Am 15. Juni 2022 stellte Model und Prominente Hailey Bieber offiziell ihr neuestes Unterfangen „Rhode“ vor, das als tierversuchsfreie, erschwingliche Hautpflegelinie angekündigt wird. Der Start wurde den fast 50 Millionen Followern von Bieber sowie den 245 Millionen Followern ihres Mannes, Justin Bieber, bekannt gegeben. Weniger als eine Woche später, am 21. Juni 2022, reichte Rhode-NYC beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Klage wegen Markenverletzung ein (Rhode-NYC LLC gegen Rhodedeodato Corp. ua; 1:22-cv-05185, die „Beschwerde“). Wie sind wir hierher gekommen? Sie haben vielleicht schon einige Berichte darüber gesehen, aber was es (zumindest für diesen IP-Nerd) besonders interessant macht, ist die Hintergrundgeschichte.

Im Jahr 2014 kündigten die ehemaligen College-Mitbewohnerinnen Purna Khatau und Phoebe Vickers (Rhode-NYC) ihre Vollzeitjobs, um ihr eigenes Geschäft für Luxuskleidung und Accessoires namens „Rhode“ aufzubauen. Wie in der Beschwerde beschrieben, „führen in den Vereinigten Staaten Bergdorf Goodman, Neiman Marcus und Saks Fifth Avenue alle High-End-Produkte von Rhodes, und Bloomingdales hat der Marke einen Teil seines Flaggschiffs in New York City gewidmet“, der getragen wurde von bekannten Namen wie Beyoncé, Mindy Kaling und Maya Rudolph. Ihr prognostizierter Gewinn für 2022 beträgt angeblich 14.5 Millionen US-Dollar.

2017 erhielt Rhode-NYC die erste Markenregistrierung für „RHODE“ für verschiedene Kleidungsstücke. Im März 2019 reichten sie einen weiteren Antrag für Handtaschen ein, der Anfang 2021 registriert wurde. Im Juni 2019 beantragte das Unternehmen eine Markenregistrierung für Schuhe, die derzeit anhängig ist. Im Jahr 2020 reichte das Unternehmen dann mehrere zusätzliche Markenanmeldungen ein, um den wachsenden Umsatz mit Kinderbekleidung, Herrenbekleidung, Sonnenbrillen, Schmuck, Decken und Textilien, Haarschmuck und verschiedenen Artikeln wie Plüschpuppen, Puzzles, Kerzen und Ornamenten zu schützen. Sie reichten auch einen Antrag auf Schutz von „Einzelhandelsdienstleistungen“ ein. Zu beachten ist, dass Rhode-NYC keine Anmeldungen in Klasse 3 eingereicht hat, um die Verwendung oder zukünftige Verwendung von Schönheitsprodukten zu schützen.

Etwas zeitgleich, im November 2018, reichte Bieber einen Antrag für „RHODE“ in Klasse 25 für Bekleidung ein. Dieser Antrag wurde jedoch wegen Verwechslungsgefahr mit Rhode-NYC abgelehnt und schließlich „ausdrücklich zurückgezogen“. Es wurde berichtet, dass Bieber in dieser Zeit Rhode-NYC kontaktierte, um den Namen zu kaufen, und abgelehnt wurde.

Dann, im Februar 2020, reichte Bieber einen Antrag auf Verwendungsabsicht ein, um ihren Platz für die eventuelle Verwendung von „RHODE“ in Klasse 3 für Schönheitsprodukte zu sichern. Dieser Antrag wurde von einem Markenprüfer geprüft, der keine Verwechslungsgefahr mit den Marken von Rhode-NYC heraufbeschwor. Der Antrag wurde zum Einspruch veröffentlicht und Rhode-NYC erhob keinen Einspruch. Eine Anmeldung für das „RHODE“-Logo wurde ebenfalls eingereicht, zum Widerspruch freigegeben und von Rhode-NYC nicht abgelehnt. Bieber reichte mehrere weitere Bewerbungen für HAILEY RHODE und HAILEY RHODE BEAUTY ein. Laut der Beschwerde führten diese Anträge zu einer Korrespondenz, in der die Anwälte von Bieber erklärten, dass Bieber seinen Antrag auf „RHODE“ auf Kleidung zurückgezogen habe, nachdem „die Entscheidung getroffen worden war . . . Pläne aufzugeben, mit einer Bekleidungslinie unter der Marke ‚RHODE‘ fortzufahren.“ Zu diesem Zeitpunkt hätte man meinen können, die Parteien akzeptierten den Vorschlag, dass diese beiden „Rhodos“ koexistieren könnten, solange Bieber nicht versuchte, Kleidung zu verkaufen.

Als kurze Randnotiz: Die Frage, die wir in Markenverletzungsfällen stellen, lautet, ob zwischen den Marken eine „Verwechslungsgefahr“ besteht. In diese Analyse fließen mehrere Faktoren ein, aber dazu gehören der Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und die Frage, ob die Waren der Parteien hinreichend verwandt sind, sodass die Verbraucher wahrscheinlich (fälschlicherweise) davon ausgehen, dass sie aus einer gemeinsamen Quelle stammen. Beispielsweise dürften DELTA Airlines und DELTA Dental keine Probleme bereiten, da niemand glauben würde, dass die Fluggesellschaft eine Zahnversicherung anbietet.

Zurück dazu. Wie ich bereits erwähnt habe, hatte Bieber bis zu diesem Jahr nur verbleibende oder „lebende“ Anmeldungen in Klasse 3 für „RHODE“ als eigenständige Marke und Rhode-NYC hat nie eine Anmeldung in Klasse 3 eingereicht. Am 16. Mai 2022 Bieber reichte eine ziemlich vollständige Liste von Waren und Dienstleistungen ein, die unter der Marke „RHODE“ angeboten würden, darunter Kleidung und Schuhe. Wenn ich eine Wettfrau wäre (und das habe ich von Zeit zu Zeit gewusst), dann ist das meiner Meinung nach das, was Rhode-NYC über den Rand gejagt hat. Obwohl Rhode NYC möglicherweise auch auf die offizielle Markteinführung des Produkts gewartet hat, um vor einem Bundesgericht zu klagen, anstatt sich wie Minogue gegen den Antrag beim USPTO zu stellen. Dennoch frage ich mich, warum die Entscheidung getroffen wurde, eine Anmeldung in Klasse 25 für Bekleidung einzureichen, wenn Rhode-NYC bereits eine Eintragung in Klasse 25 für Bekleidung besitzt.

Es besteht kein Zweifel, dass Berühmtheiten Markenverletzungsfällen zusätzliche Schichten hinzufügen. Die Öffentlichkeit nimmt die Berühmtheit an und assoziiert sie mit „ursprünglichem“ Eigentum, was für Unternehmen wie Rhode-NYC zu Problemen führen kann. Seit Biebers Linie bekannt gegeben wurde, behauptet Rhode-NYC, dass es bereits Verwirrung bemerkt hat, auch in ihren eigenen Anzeigen und Vermerken, wenn Leute Biebers Social-Media-Konten falsch markiert haben.

Rhode-NYC bemüht sich derzeit um eine einstweilige Verfügung, mit der Bieber angewiesen wird, die Verwendung des Namens „RHODE“ oder einer Variation für ihre Marke einzustellen.

Legal Entertainment hat die Vertretung um einen Kommentar gebeten und wird diese Geschichte bei Bedarf aktualisieren.

Heather Antoine ist Partnerin und Vorsitzende der Marken- und Markenschutz- und Datenschutz- und Datensicherheitspraktiken von Stubbs Alderton & Markiles LLP, wo sie das geistige Eigentum ihrer Kunden schützt – einschließlich Markenauswahl, -verwaltung und -schutz. Heather hilft Unternehmen auch bei der Gestaltung und Umsetzung von Richtlinien und Praktiken, die mit nationalen und internationalen Datenschutzgesetzen konform sind.